Beschrijvende merk- of handelsnamen: een klinkende naam geeft geen garantie op een happy end

Building_DialogueOp 3 juni 2014 heeft de rechtbank te Amsterdam in kort geding een uitspraak gedaan die de aanleiding vormt voor dit stuk. De uitspraak gaat over de beperkte bescherming van beschrijvende merknamen en handelsnamen (vindplaats ECLI:NL:RBAMS:2014:3177). Waar gaat de zaak over? Een (oud-)medewerkster van massagesalon Doctor Feelgood opent een eigen massagesalon met de naam Feelgood-store. Doctor Feelgood vordert hierop in kort geding een verbod op inbreuk op grond van haar merk- en handelsnaamrechten, subsidiair op grond van onrechtmatige daad. De vordering wordt afgewezen op alle onderdelen. Volgens de rechter is er geen inbreuk op het merkrecht, noch op de handelsnaam, noch is het handelen als onrechtmatig te kwalificeren. Reden om dit onderwerp nader toe te lichten.

Wat zijn de feiten? Doctor Feelgood/Feelgood-store

Doctor Feelgood is een massagebedrijf met twee vestigingen in Amsterdam. De handelsnaam Doctor Feelgood Massage Company B.V. wordt sinds 2007 gevoerd. In 2009 wordt het woordmerk Doctor Feelgood en het beeldmerk gedeponeerd.

In december 2013 is gedaagde op freelance basis massagediensten gaan verrichten voor Doctor Feelgood. In de overeenkomst van opdracht tussen partijen is een non-concurrentiebeding opgenomen voor de duur van een jaar nadat de overeenkomst ten einde is gekomen en voor het gebied binnen een straal van 15 kilometer van een van de vestigingen van Doctor Feelgood.

Een maand na het begin van de samenwerking registreert gedaagde de domeinnaam feelgood-store.nl, waaraan de website http://www.feelgood-store.nl is verbonden, op welke website massagediensten (massage therapie en sportmassage) worden aangeboden (gedaagde noemde zich voorheen Maxime Sports).

Kort daarna laat gedaagde weten dat zij zes weken niet kan masseren omdat zij last zou hebben van een ontstoken pees in haar duim. Doctor Feelgood vertrouwt het niet en besluit bij gedaagde een massage te boeken. Onder de naam Mimi Sherlock (!) wordt een werkneemster op pad gestuurd. Ter plaatse aangekomen dringt de werkneemster erop aan dat gedaagde de naam Feelgood-store wijzigt. Gedaagde laat weten hier geen trek in te hebben en Doctor Feelgood sommeert gedaagde – kort gezegd – (i) de inbreuk op de merkrechten en handelsnaamrechten dan wel het onrechtmatig handelen door het gebruik van de handelsnaam Feelgood-Store en de domeinnaam http://www.feelgood-store.nl voor massagediensten te staken en gestaakt te houden, (ii) de domeinnaam over te dragen en (iii) de tot dan toe gemaakte juridische kosten te vergoeden.

Dit wordt geweigerd, en Doctor Feelgood start een kort geding waarin het voorgaande wordt gevorderd op straffe van een dwangsom.

Beschrijvende merken/ beschrijvende handelsnamen, geen bescherming?

Aan de rechter wordt de vraag voorgelegd of gedaagde met de naam Feelgood-store inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van Doctor Feelgood. Doctor Feelgood stelt dat Feelgood-store in hoge mate overeenstemt met het merk Doctor Feelgood, en dat de handelsnaam Feelgood-store een te grote gelijkenis vertoont met Doctor Feelgood, zodanig dat verwarring is te duchten.

Gedaagde verweert zich en stelt dat Doctor Feelgood geen bescherming kan claimen voor het woord of de woorden feel good, nu dit onderdeel beschrijvend is. Verder is er volgens haar geen sprake van verwarringsgevaar omdat beide ondernemingen in een andere plaats zijn gevestigd en zich richten op een ander publiek.

De voorzieningenrechter oordeelt als volgt:  “Voor de vraag of verwarringsgevaar te duchten is door het gebruik door [gedaagde] van de naam Feelgood-Store, dient volgens vaste rechtspraak te worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument. Daarbij is de totaalindruk van beide handelsnamen van belang. Doctor Feelgood zal dus niet worden gevolgd in haar stelling dat het woord store buiten beschouwing moet worden gelaten bij de vergelijking. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de namen Doctor Feelgood en Feelgood Store teveel van elkaar verschillen om aan te nemen dat sprake is van verwarringsgevaar. Daarbij wordt meegewogen dat het onderdeel feelgood in de handelsnaam en het merk Doctor Feelgood een beschrijvende, algemene en veelgebruikte term is voor diensten en producten in de categorie persoonlijke verzorging, net als bijvoorbeeld de term wellness. Weliswaar beschrijft het niet precies de aangeboden dienst (massages) maar gelet op de algemeenheid van de term, in samenhang met het feit dat Doctor Feelgood (slechts) rechten heeft verkregen op de gehele naam Doctor Feelgood kan geen bescherming worden verkregen voor het enkele onderdeel Feelgood. “

Volgens de rechter is er dus geen inbreuk op de handelsnaam noch op het merkrecht.

Niet netjes handelen is nog geen onrechtmatige daad

De rechter laat weten wel begrip te hebben voor Doctor Feelgood. De rechter zegt: “Dat [eiseres sub 2] door de handelwijze van gedaagde onaangenaam is getroffen is dan ook invoelbaar. Voor het aannemen van onrechtmatig handelen is het echter onvoldoende. “ Gedaagde handelt bovendien niet in strijd met het non-concurrentiebeding, nu haar bedrijf meer dan 15 kilometer verwijderd is van de dichtstbijzijnde vestiging van Doctor Feelgood, aldus de rechter. De rechter meent dat de namen Doctor Feelgood en Feelgood- Store te zeer van elkaar verschillen om verwarringsgevaar aan te nemen en dat, nu gedaagde met haar eenmanszaak buiten Amsterdam gevestigd is, het niet aannemelijk is dat zij serieuze concurrentie voor Doctor Feelgood zal vormen. Met andere woorden: Het is niet netjes, maar je kunt er geen zaak op baseren.

Proceskostenveroordeling

Een (wellicht schrale) troost voor Doctor Feelgood is dat de rechtbank de proceskosten conform artikel 1019h Rv matigt van Euro 7.962,99 naar Euro 3.500,- te betalen door Doctor Feelgood.

Conclusie: Soms worden klinkende namen bedacht die commercieel gezien goud waard zijn, maar juridisch gezien moeilijk zijn te beschermen. Hoe origineel moet je handelsnaam of merk eigenlijk zijn? Beschrijvende handelsnamen zijn op zichzelf toegestaan, handelsnamen hoeven immers op grond van de wet niet origineel of onderscheidend te zijn. Bij merken is dat anders: om voor registratie en bescherming van een merk in aanmerking te komen, moet een merk voldoende ‘onderscheidend vermogen’ hebben. Anders dus dan bij handelsnamen, want een handelsnaam mag best uit beschrijvende termen bestaan. Een gevolg van een beschrijvende merk- of handelsnaam is echter wel dat de bescherming beperkt is. Voor beide geldt: hoe onderscheidender de naam/het merk, hoe ruimer de bescherming tegen vergelijkbare handelsnamen/tekens. Zo ook in deze zaak. Doctor Feelgood heeft juridisch te gelden als een zwak merk dat weliswaar bescherming kan bieden tegen identieke merken/tekens, maar zodra er sprake is van een afwijking (Feelgood-store), zijn de mogelijkheden tot optreden beperkt. Het inroepen van een zwak merk is voor een merkhouder bovendien ook niet zonder risico’s. De verweerder kan het ingeroepen merk nietig laten verklaren. Als dat lukt, dan valt het merk weg.

Uw vraag rechtstreeks aan mij stellen?  

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s