Wanneer maakt een domeinnaam inbreuk op de handelsnaam van een ander?

Building_Dialogue

Het internet heeft de wereld veel kleiner gemaakt. Het hebben van een “unieke” domeinnaam is van groot belang. Wanneer een ander uw domeinnaam kopieert, kan dat grote gevolgen hebben voor uw omzet. Vooral als de concurrent dan net wat goedkoper is. In een recent kort geding bij de Rechtbank Gelderland is tussen twee notariskantoren gestreden om het gebruik van een domeinnaam. De oudere handelsnaam legt het af tegen de concurrent. Reden om kort bij het onderwerp stil te staan http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2014:5562.

Verklaringvanerfrecht.nl versus Goedkopeverklaringvanerfrecht.nl

Internetnotarissen heeft op 16 december 2002 de domeinnaam verklaringvanerfrecht.nl geregistreerd. Vanaf 2011 gebruikt Internetnotarissen ‘Verklaringvanerfrecht.nl’ als handelsnaam en is de website http://www.verklaringvanerfrecht.nl gelanceerd.

Notaris Lautenbach heeft vanaf medio 2012 de domeinnaam Goedkopeverklaringvanerfrecht.nl geregistreerd en biedt via de gelijknamige website een vergelijkbare (goedkopere) dienst aan. Internetnotarissen ziet haar omzet dalen, en start dan een kort geding op. Zij vordert dat Lautenbach het gebruik van de domeinnaam “goedkopeverklaringvanerfrecht.nl” staakt op straffe van een dwangsom. Volgens Internetnotarissen maakt Lautenbach inbreuk op haar oudere handelsnaam.

Wanneer is er inbreuk op een handelsnaam?

Op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) is het verboden een handelsnaam te voeren die, “vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten“.

De houder van een oudere handelsnaam wordt dus alléén beschermd indien (1) de jongere domeinnaam als handelsnaam wordt gevoerd én (2) wanneer dat gebruik verwarringwekkend is.

Wordt de domeinnaam als handelsnaam gebruikt?

Allereerst moet worden vastgesteld of de jongere domeinnaam ook als handelsnaam wordt gebruikt (artikel 1 Hnw). Het registreren of reserveren van een domeinnaam geldt volgens vaste rechtspraak niet als het voeren van een handelsnaam. Daarvoor is bepalend of op commerciële wijze wordt deelgenomen aan het handelsverkeer. Dat is hier het geval.

De website van Lautenbach heeft een bedrijfsmatig karakter, in de algemene voorwaarden staat dat goedkopeverklaringvanerfrecht.nl een handelsnaam is van Lautenbach, er kunnen e-mails worden gezonden naar een gelijknamig mailadres en Lautenbach adverteert er mee op internet. De domeinnaam is hier dus een handelsnaam.

Geen bescherming voor beschrijvende handelsnamen?

Lautenbach stelt zich dan op het standpunt dat de handelsnaam van Internetnotarissen uit louter beschrijvende elementen zou bestaan en dat Internetnotarissen als gevolg daarvan helemaal geen bescherming zou kunnen inroepen. Volgens Lautenbach is een ‘verklaring van erfrecht’ immers een officiële verklaring van de notaris met informatie over de overledene, de nalatenschap en de erfgenamen (zie art. 4:188 BW). Voorkomen moet worden dat algemeen gangbare woorden worden gemonopoliseerd, aldus Lautenbach.

Volgens de rechter zijn de handelsnamen verklaringvanerfrecht.nl en goedkopeverklaringvanerfrecht.nl niet geheel beschrijvend of generiek. De handelsnamen zijn aan elkaar “geplakt” zonder spaties en ‘.nl’ is toegevoegd. De rechtbank oordeelt dat de twee handelsnamen gedeeltelijk beschrijvend zijn en dat daarom de bescherming die artikel 5 Hnw biedt, afneemt. Een handelsnaam die een weinig onderscheidend karakter heeft, geniet nu eenmaal minder bescherming.

Die bescherming kan dan alleen worden ingeroepen indien, ondanks het deels beschrijvende karakter van de handelsnamen, tóch gevaar voor verwarring bestaat bij het Nederlandse internetpubliek dat op zoek is naar een verklaring van erfrecht of informatie daarover.

Is er sprake van verwarring?

Wanneer twee handelsnamen in aanzienlijke mate met elkaar overeenkomen dient een rechter vast te stellen of met de jongere handelsnaam voldoende afstand wordt genomen van de oudere handelsnaam. Van belang is dan hoe de handelsnaam wordt gebruikt door de concurrent. Is de lay-out van de website gelijkend? Zijn de diensten identiek? Kortom: kan de consument denken dat hij met het andere bedrijf van doen heeft? In dit geval heeft de rechtbank (terecht) geoordeeld dat de twee websites qua look & feel zozeer verschillend zijn, dat er bij de consument geen verwarring is te duchten met wie hij van doen heeft. Internetnotarissen kan het gebruik van de domeinnaam goedkopeverklaringvanerfrecht.nl dus niet verbieden.

Onrechtmatig aanhaken bij succes van een ander?

Internetnotarissen stelt dan nog dat Lautenbach bewust heeft aangehaakt bij de handels- en domeinnaam van Internetnotarissen en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld. Dat is bewijstechnisch nogal wat, en Internetnotarissen slaagt er niet in dit bewijs te leveren. De rechter vindt het niet aannemelijk dat een internetconsument op deze (deel beschrijvende) handelsnaam zoekt, maar gaat er van uit dat consumenten zoeken op combinaties van trefwoorden.

Conclusie: Ten aanzien van domeinnamen geldt het basisprincipe: “die het eerst komt, het eerst maalt.” De omstandigheid dat iemand een domeinnaam registreert die (bijna) gelijk is aan uw domeinnaam is dus niet per definitie onrechtmatig. Allereerst moet de domeinnaam als handelsnaam worden gebruikt en dus niet slechts als internetadres. Heeft u dan gekozen voor een beschrijvende handelsnaam, dan wordt u nog wel beschermd, maar deze bescherming is kleiner. Het is immers niet de bedoeling dat algemeen gangbare woorden worden gemonopoliseerd. Als de concurrent dan voldoende afstand houdt door de handelsnaam net iets aan te passen (toevoeging “goedkoop”), en een andere look & feel kiest voor zijn website, dan is verwarring niet zonder meer te duchten en is van een inbreuk op uw handelsnaam geen sprake. Een punt van aandacht zijn de proceskosten in dit soort zaken (1019h Rv). De verliezende partij moet ook de kosten dragen van de andere kant (i.c. gemaximeerd volgens de Indicatietarieven op Euro 6.000,- ). Een juiste inschatting van de uitkomst van een dergelijk kort geding is daarom extra belangrijk.

Heeft u vragen? Belt of mailt u gerust! 0183 513 745 /  Theodora@lexwoodlegal.nl

Advertenties

Goodwillvergoeding verplicht ook wanneer geen sprake is van een agentuurovereenkomst

Best_Solution

Op 20 januari 2015 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een interessante uitspraak gedaan over de verplichting tot betaling van een klantenvergoeding aan een bemiddelaar na het beëindigen van de bemiddelingsovereenkomst (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHSHE:2015:134) Hoewel geen sprake was van een agentuurovereenkomst tussen partijen, en de betaling van een klantenvergoeding bij de beëindiging van de opdracht tot bemiddeling dus niet wettelijk verplicht is, noch in dit geval contractueel was overeengekomen, moet de opdrachtgever tóch een klantenvergoeding betalen omdat de bemiddelingsovereenkomst tussen partijen volgens het Hof wezenlijke elementen bevat van een agentuurovereenkomst.

De casus

Tussen A en Mucho Gusto bestond vanaf december 2006 een agentuurovereenkomst voor Nederland waarbij Mucho Gusto (fabrikant van sieraden en sjaals) optrad als principaal en A als agente.

Tussen A en B bestond vanaf februari 2008 een overeenkomst op grond waarvan B voor A in Noord-Nederland bemiddeling verleende bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen klanten en Mucho Gusto. B bracht klanten aan bij A, en A zorgde ervoor dat de klanten rechtstreeks met Mucho Gusto een koop sloten. A en B hebben de onderling gemaakte afspraken niet schriftelijk vastgelegd.
A ontving 15% provisie van Mucho Gusto over aangebrachte omzet. Daar waar het door B aangebrachte omzet betrof, droeg A 2/3 deel van deze provisie af aan B. Tussen A en B bestaat voorts de afspraak dat A aan B een aanbreng fee betaalt per klant volgens een bepaalde staffel (variërend van Euro 50 tot Euro 500 per klant).

De overeenkomst tussen A en B wordt dan met inachtneming van een opzegtermijn van 6 maanden en onder verwijzing naar de wettelijke regels omtrent agentuur door A beëindigd per 1 december 2012.

De agentuurovereenkomst tussen A en Mucho Gusto is na opzegging door Mucho Gusto een maand later geëindigd. A onderhandelt en ontvangt van Mucho Gusto een klantenvergoeding bij de beëindiging van haar agentuurrelatie van Euro 40.000.
B vordert van A op haar beurt een klantenvergoeding van € 21.052,- hetgeen A weigert. B start dan een procedure op.

Wanneer is een goodwillvergoeding verschuldigd?

B doet in rechte een beroep op artikel 7:442 BW dat geldt in agentuurrelaties Dit artikel is van dwingendrechtelijke aard en bepaalt dat een principaal een goodwillvergoeding is verschuldigd aan de agent na de beëindiging van de agentuurovereenkomst, indien en voor zover de agent (i) nieuwe klanten heeft aangebracht, dan wel (ii) de klantenkring aanmerkelijk heeft uitgebreid én (iii) deze klanten de principaal nog aanzienlijke voordelen opleveren.

Als dat het geval is, en de betaling is billijk, dan is de principaal verplicht aan de agent een goodwill vergoeding te betalen die niet hoger is dan de verdiende provisie door de agent over een periode van 1 jaar. Vooraf deze verplichting ‘wegcontracteren” of beperken is niet mogelijk.

Kantonrechter: Geen aanzienlijke voordelen

De kantonrechter classificeert de rechtsverhouding tussen A en B kennelijk als een agentuurrelatie, maar wijst de vordering vervolgens af, omdat volgens de rechter niet is voldaan aan de voorwaarde dat de door B aangebrachte klanten (of klanten waarvan zij de overeenkomsten nog aanzienlijk heeft uitgebreid) na het einde van de agentuurovereenkomst nog aanzienlijke voordelen opleveren voor A. Daar is B het niet mee eens, en zij stelt hoger beroep in.

In het hoger beroep moet het Hof zich vanwege het verweer van A eerst uitlaten over de vraag of nu wel of niet sprake is van een agentuurrelatie tussen A en B.

Wettelijke definitie agentuurovereenkomst

Het Hof haalt artikel 7:428 lid 1 BW aan waarin de agentuurovereenkomst wordt omschreven als een overeenkomst, waarbij de ene partij, de principaal, aan de andere partij, de handelsagent, opdraagt, en deze zich verbindt, voor een bepaalde of een onbepaalde tijd en tegen beloning bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen, en deze eventueel op naam en voor rekening van de principaal te sluiten zonder aan deze ondergeschikt te zijn.

Volgens het Hof is in het onderhavige geval hiervan geen sprake. B verleende weliswaar in opdracht van A bemiddeling bij de totstandkoming van overeenkomsten met klanten voor het merk Mucho Gusto, maar deze overeenkomsten kwamen niet tot stand tussen A en de klant, maar tussen Mucho Gusto en de klant.

Hof: Geen agentuurrelatie

Om die reden kan in de verhouding tussen A en B A niet worden aangemerkt als principaal en kan de tussen A en B gesloten overeenkomst dus niet worden beschouwd als een agentuurovereenkomst in de zin van artikel 7:428 lid 1 BW.
Dit betekent dat de wettelijke regeling ten aanzien van de agentuurovereenkomst, waaronder de bepaling over de klantenvergoeding, niet rechtstreeks van toepassing is op de overeenkomst tussen partijen, aldus het Hof.

Hof: Opdracht tot bemiddeling met wezenlijke elementen van agentuur

Maar volgens het Hof is daarmee de kous nog niet af. Gelet op de provisieafspraken en gelet op de omstandigheid dat met inachtneming van de wettelijke regels inzake agentuur door A is opgezegd, is er volgens het Hof sprake van een overeenkomst van opdracht, die wezenlijke elementen bevat van een agentuurovereenkomst.

Het Hof stelt dan dat hoewel partijen geen afspraken hebben gemaakt over de financiële gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst, de overeenkomst wordt aangevuld door de wet, de gewoonte of de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeien (art. 6:248 lid 1 BW).

Het Hof oordeelt dat: “de redelijkheid en billijkheid meebrengen dat een gedeelte van de door Mucho Gusto aan A op basis van voornoemde schikking betaalde klantenvergoeding voor zover dat betrekking heeft op de door B aangebrachte klanten in Noord-Nederland op grond van de overeenkomst tussen partijen toekomt aan B.”

Het hof acht – schattenderwijs – een vergoeding van € 10.000,- redelijk die A toch aan B moet voldoen.

Conclusie: Partijen hadden niets op papier gesteld – maar feitelijk werkte B als “sub agent” van A. B kreeg 2/3 deel van de totale provisie van A voor door B aangebrachte klanten én bij de beëindiging van de overeenkomst met B wees A op de opzegtermijn die in acht wordt genomen in agentuurrelaties. Het Hof oordeelt dat het vanwege deze “wezenlijke elementen” van agentuur het redelijk en billijk is dat wanneer A een goodwillvergoeding ontvangt voor door B aangebrachte klanten, A hiervan een deel aan B afdraagt. Op zichzelf geen onredelijke uitkomst omdat partijen niet anders hadden afgesproken en kennelijk ook A van agentuur uitging. Maar hoe redelijk is het dat het Hof geen rekening houdt met de door A aan B reeds betaalde aanbreng fee (variërend van 50 euro tot 500 euro per door B aangebrachte klant)?

Heeft u vragen? Belt of mailt u gerust naar  0183-513 745 /  Theodora@lexwoodlegal.nl

Voorschot op provisie in agentuurrelaties: Ook verschuldigd wanneer er geen omzet tegenover staat?

contracten

In agentuur relaties wordt veelvuldig gewerkt met voorschotten. In de onderhavige zaak heeft de kantonrechter bepaald dat terugbetaling hiervan – zelfs als er helemaal geen omzet wordt gerealiseerd via de agent – naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn. De agent mag de voorschotten houden (ECLI:NL:RBNHO:2014:10666). Wat was er aan de hand?

De exclusieve agentuurovereenkomst

Het incassobureau Van der Vleuten & Van Hooff en Granny Smith hebben op 29 januari 2013 een agentuurovereenkomst gesloten. Op grond van deze overeenkomst bemiddelt Granny Smith op exclusieve basis als agent voor het incassobureau en is het de taak van Granny Smith om opdrachten/klanten binnen te halen voor het incassobureau. Granny Smith krijgt over de door haar binnengehaalde omzet 7% provisie. Maandelijks ontvangt Granny Smith een voorschot op de provisie, welk voorschot hiermee wordt verrekend.

Voorschot op provisie

Over het eerste half jaar heeft Van der Vleuten & Van Hooff Euro 19.965,- aan voorschotten betaald aan Granny Smith. Met ingang van juli 2013 heeft Van der Vleuten & Van Hooff de voorschotbetalingen gestaakt. Volgens het incassobureau werd er geen enkele omzet gerealiseerd door de agent, als gevolg waarvan er ook geen verdere voorschotten betaald hoefden te worden. Geen omzet, geen voorschot, aldus het incassobureau. Van der Vleuten & Van Hooff zegt dan de overeenkomst met onmiddellijke ingang op en maant Granny Smith tot terugbetaling van de reeds betaalde voorschotten.

Geen omzet, geen voorschot?

Granny Smith weigert de ontvangen voorschotten terug te betalen. Het incassobureau legt dan de zaak voor aan de kantonrechter. In de procedure stelt de agent een tegenvordering in: Van der Vleuten & Van Hooff moet ook na 1 juli 2013 de voorschotten betalen, de opzegging met onmiddellijke ingang is onrechtmatig en de overeengekomen opzegtermijn is niet in acht genomen. Van der Vleuten & Van Hooff is hierdoor schadeplichtig en de schade van de agent moet worden begroot op het door de opzegging misgelopen voorschot-provisiebedrag. De vordering van de agent is nog eens Euro 19.000 (voorschot+misgelopen voorschot-provisie over de te korte opzegtermijn).

Doel voorschot op provisie: zekerheid op inkomen voor agent

De kantonrechter stelt allereerst vast dat het in agentuurverhoudingen te betalen voorschot van oudsher wordt gebruikt om te garanderen dat een agent (als Granny Smith) ook in de opstartfase van de beoogde samenwerking van inkomsten verzekerd is. Volgens de kantonrechter is gebleken dat partijen bij het aangaan van de overeenkomst zich van deze bedoeling bewust zijn geweest en om die reden tot bepaling en betaling van een voorschot zijn overgegaan.

Acquisitietraject en opstartfase: geen concrete resultaten, wel recht op provisie

De kantonrechter overweegt dan dat het veroveren van marktaandeel in de branche waarin Van der Vleuten & Van Hooff opereert, niet zonder slag of stoot gaat. Het binnenhalen van klanten is regelmatig een kwestie van lange adem, waarbij het in hoge mate aankomt op het opbouwen van een relatie en het winnen van het vertrouwen van een potentiële opdrachtgever, aldus de rechter. Daarbij komt dat Van der Vleuten & Van Hooff een relatief nieuwe partij is in de regio waarbinnen zich enkele kantoren bevinden met een gevestigde reputatie. In het licht van deze omstandigheden is het volgens de rechter moeilijk te bepalen binnen welke termijn concreet resultaat van de inspanningen van Granny Smith redelijkerwijs te verwachten mocht zijn. Niet gebleken is dat partijen over en weer bij de totstandkoming van de overeenkomst zich hierover jegens elkaar hebben uitgelaten. Ook in het kader van deze procedure hebben partijen hierover geen mededelingen gedaan. Eén en ander afwegend kan volgens de rechtbank niet worden geconcludeerd dat de termijn van januari tot en met juni 2013 in dat kader als te lang moet worden beschouwd, waarmee niet gezegd is dat een situatie waarin voorschotten worden betaald, zonder dat daar een reëel recht op provisie tegenover staat, niet kan blijven voortduren. Met andere woorden: het betalen van een voorschot in een opstartfase is niet ongebruikelijk, noch onredelijk, zelfs als hiertegenover geen reële omzet tegenover staat.

Klagen over uitblijven resultaten; aanpassen regeling

De rechtbank neemt het Van der Vleuten & Van Hooff kwalijk dat zij niet of onvoldoende uiting heeft gegeven aan haar bezorgdheid over het uitblijven van omzet en/of over haar wens om over te gaan tot aanpassing van de voorschotregeling. Nu er niet is geklaagd, mocht Van Vleuten de agentuurovereenkomst ook niet met onmiddellijke ingang beëindigen.

Opgemerkt wordt door de rechtbank dat Granny Smith hierdoor iedere kans is ontnomen om haar resultaten te verbeteren. Dit laatste te meer nu dit alles is aangevangen aan het begin van de vakantieperiode, waarin concrete resultaatsverbetering niet te verwachten is, aldus de rechtbank.
Daarbij komt dat Van der Vleuten & Van Hooff in de maanden april en juli 2013 zonder voorafgaand overleg met Granny Smith een tweetal mensen heeft aangetrokken om zich met acquisitie bezig te houden. Hiermee heeft Van der Vleuten & Van Hooff de activiteiten van Granny Smith doorkruist en is zij tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst. Bovendien bestaat er, volgens de rechter, geen twijfel over dat Granny Smith zich voldoende heeft ingespannen om klanten voor Van der Vleuten & Van Hooff binnen te halen. Evenmin is gebleken dat het uitblijven van een positief resultaat het gevolg is van de wijze van opereren door Granny Smith. De rechter oordeelt dat onder deze omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Van der Vleuten & Van Hooff aanspraak maakt op terugbetaling van reeds betaalde voorschotten.

Opzegtermijn in acht nemen

Het stond Van der Vleuten & Van Hooff vrij om desgewenst op ieder moment tot beëindiging van de overeenkomst over te gaan, echter wel met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. De opzegging van 9 oktober 2013 met onmiddellijke ingang is dus onrechtmatig. Bij correcte opzegging zou de overeenkomst per eind november 2013 zijn beëindigd. De schade door de onjuiste opzegging bedraagt daarmee het bedrag van de misgelopen overeengekomen voorschotprovisie.

Conclusie: Het afspreken van een voorschot is niet ongebruikelijk in agentuurrelaties. Volgens de rechtbank is het doel van een voorschot tijdens een opstartperiode het verzekeren van inkomen voor de agent. Gelet op dit doel, is het volgens de rechtbank niet onredelijk om deze voorschotten te moeten betalen, zelfs wanneer hier geen reële omzet tegenover staat. Een dergelijke opstartfase van in dit geval 9 maanden wordt door de rechtbank niet onredelijk geacht. De agent mag de reeds betaalde voorschotten houden én de principaal moet ook gedurende de te korte opzegtermijn nog voorschotten voldoen. Een voor de principaal harde dobber: De principaal moet in totaal Euro 40.000 betalen aan voorschotten terwijl de agent geen Euro omzet heeft gerealiseerd. Het afspreken van voorschotten in opstartfases is daarom niet zonder risico’s: de agent is weliswaar verzekerd van inkomen, maar de principaal heeft niet zonder meer recht op terugbetaling als de resultaten (ernstig) tegenvallen.

Heeft u vragen? Belt of mailt u gerust! 0183 513 745 / Theodora@lexwoodlegal.nl